特許・商標・意匠出願・著作権対策・営業秘密対策・知的財産・ライセンス契約|大阪府高槻市の弁理士|高槻特許商標事務所
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高槻特許事務所のこだわり



こだわりその1

必ずお客様の事務所を訪問させていただき、対面式による念入りな打ち合わせを行っています。
対面式で打ち合わせを行うことにより、お客様が抱えておられる知的財産に関する本当の問題点とは何かを的確に
把握することができます。
また、その解決策を適切にご提案できます。
知的財産についての議論に必要となる資料は、お客様のお手元にあるのが普通です。
お客様の事務所内で打ち合わせを行えばそのような必要な資料がその場で確認できます。
それに、必要な追加資料についても即座に提示させていただけます。
しかも知的財産に関する資料や情報は高い秘密性を有することが多いものです。
それらのことを考えるとお客様の事務所内で打ち合わせを実施させていただくのがベストです。  
また、対面式で念入りに打ち合わせを行うことにより出願時にも大きなメリットがあります。
それは、打ち合わせの議論を通じて戦略的な特許出願や商標出願の書類を作成可能とする点です。

例えば、発明内容についてお客様(発明者様)と1:1で口頭による緻密な議論を行い、その発明の基礎となる技術や
発明自体の本質や特徴・従来技術との相違点を明確に理解し確認することが可能となります。
そして資料には記載されていないような知識や情報まで弁理士が理解することができます。
これにより、その発明の製造や制御などについて別のやり方を提示させていただいたり、変形例や応用例・展開例を、
弁理士の側から提案させて戴くことなども可能となります。

また、私自身も7年間会社の電気技術者として発明の創作活動をしていたのでよく分かりますが、発明というものは
一朝一夕に考え出されるものではありません。
新商品の研究・開発の過程でぶち当たった問題点をあれやこれやと色々考えて実行していく試行錯誤の
結果、発明が創作される場合が多いものです。 そのような研究・開発の過程で悩んだ問題点や、その解決方法などを
色々と発明者様から直接お聞きすることが大切だと感じています。

そうすることで発明の重要性や問題点をより深く弁理士が認識・理解することが可能となるのです。 Face to Faceな打ち合わせ
を通じて、特許出願に必要な明細書を十分に充実させることができます。 またそれを踏まえ、特許請求の範囲を広く、
かつ、すでにある先行技術との差別化を明確にして出願できます。
さらに、その発明とは別の変形例などを網羅的に記載することで、第三者による利用発明の取得を回避することが可能となります。

また、打ち合わせにおいて、これらの請求項の案をその場で弁理士の側から電子黒板などで提示させていただくこともあります。
お客様と弁理士との間でお互いに納得のいく請求項を定めていきます。 他にも、お客様のロゴマーク(ブランド)を商標出願する場合など
でも対面式の打ち合わせが非常に有効です。

@ 出願対象のマークの識別力のある要部はどこか
A 現在、出願対象のマークを実際に使用しているか否か
B あるいは出願対象のマークを使用する予定であり、しかも、出願対象のマークの構成(デザイン)が既に出来上がっている場合か否か
C 実際に出願対象のマークの構成が定まっている場合において、その文字の種類は何か、その文字の書体は何か、ロゴマーク中の
各文字の大きさや位置関係はどうか、図形と文字・記号との結合であるかどうか
D マークの全体に色彩が付されているのか、それとも、マークの一部のみに色彩が付されていてその色彩部分が注目を惹きつけるか否
かこれらを確認し、マークの観察結果を踏まえて商標出願の様式を決めていきます。 とりあえずは標準文字を用いた商標出願とするのか、
それとも実際に使用しているマークを商標見本として用いた商標出願とするのか。 色彩を付けない白黒二色のマークを商標見本とするか、
あるいは、色彩を一部に付けた実使用のマークを商標見本とするか。 結合商標においては図形と文字とをそれぞれ別々に出願とするべきか。

こういった戦略的な判断をします。 その際には、出願対象のマークがその後に商標権として権利化された場合に、第三者からの
不使用取消審判の請求によって登録商標が取消される事態が生じないように十分な配慮をする必要性があります。

また、商標権侵害の摘発の場合において、商標権者がこうむった損害を賠償請求可能とするために、権利化されたマークの使用が
商標法第25条に言う「登録商標の使用」となるかに十分な配慮をする必要性もあります。

さらには、出願する際のお客様の商品または役務の把握も必須です。
打ち合わせを通じて出願時の指定商品または指定役務が絞り込まれ、決定されます。
ときには、出願に際して指定商品または指定役務の説明をすることも必要であり、そのためにも打合せにおいてお客様から必要な情報を
引き出すことも重要となります。

これらの戦略的な観点はお客様との綿密な打ち合わせによる議論を通じて明確となります。 その意味でもFace to Faceな打合せは
商標登録出願の申請を行う場合にも必須と言えましょう。



こだわりその2

出願後、審査官や審判官より拒絶理由通知書を受けた場合には、拒絶理由を速やかに検討いたします。
その拒絶理由を克服するための対応方針を見出すことができたときには、弁理士の意見としての当所コメントを原則無料にて
速やかに提案させていただきます。

拒絶理由を正確に解釈して、審査官などがどうして拒絶しようと考えているのかを把握することが一番重要です。
その拒絶を覆す方法を明確に見出すことは必ずしも容易ではありません。

そのためには長年の実務経験が必要です。
当所は約18年間の勤務弁理士時代に培った長年の中間実務の経験に基づいた迅速な動きを心がけております。
拒絶理由通知書を受けた場合には、お客様からのコメント作成のご要請を待つことなく、早期の段階で速やかに審査官などの考え方を把握して
適切な対応方針を考えた上で、それを当所コメントとして貴社に提示させていただきます。
もちろんコメント作成費用は原則として出願時や審判請求時の弁理士の基本手数料に含まれるものと、当所は考えております。


このように、出来るだけ早期の段階において拒絶理由に対する弁理士としての意見を提示することで、お客様と弁理士との双方が互いに
納得のいく適切な対処方針をより早期に決定することが可能となります。
その意味で、当所は拒絶理由通知書を受けた早期の段階で速やかに対処方針案を述べた当所コメントを作成し提示することにこだわっています。



こだわりその3

1 日本から欧米・東アジアの各外国の特許庁への長年に亘る出願・中間処理業務で培った経験・ノウハウを活用します。
当所の作成した特許出願の明細書等はそのまま欧米などの外国特許出願の書類に対応可能です。

日本国特許庁への特許出願時の明細書等(特に明細書および図面)を大幅に修正することなくほぼそのまま使用して、欧米等の国々への
特許出願の書類を作成できる品質で日米欧対応の国際的な特許出願の明細書等を作成します。

これは以下のようなメリットがあります。

1)日本国特許庁への出願後、パリ条約上の優先権を主張して海外出願する際に、効率良く、より低コストで出願を行うことができます。
2)パリ条約上の優先権の主張も認められやすくなります。
3)日本語の主語・述語・修飾関係がより明確化しますので、日本国特許庁への出願の明細書等自体の品質をも向上させることができます。
4)海外出願に当たっては、日本語で書かれた文章をそのまま英語などの言語に翻訳しやすい形式で作成でき、誤訳の発生を防止しつつ
翻訳料金の低コスト化を図ることが可能となります。

これらの意味で、日米欧対応の国際的な特許出願の明細書等を作成することは好ましい出願形態であると言えます。

2 特許庁において英文に自動的に機械翻訳されることを意識・考慮した、主語・目的語・修飾語等が明確な明細書を論理的に
かつ理解・翻訳しやすい短文構成で作成いたします。

日本国特許庁へ申請された特許出願の明細書等一式は、特許庁で機械的に英文に自動翻訳され、その翻訳文は特許庁のHPにおいて
公開されます。
その結果、英語に翻訳された特許出願の明細書等は、海外の特許庁の審査官などにより、先行文献として他人の特許出願の審査等に
おいて利用されやすくなります。
そのことを念頭に置いて、短文構成で論理的に理解しやすい明細書等の作成を行うことに当所はこだわっています。
例えば、一文あたりの文字数を200文字以内に制限して日本語明細書を作成することとします。
これにより、特許庁での英文への機械翻訳時に誤訳や翻訳不可能なメッセージの発生が生じないようにします。
その結果、日本国特許庁に申請した明細書等が海外で先行文献として広く利用されやすくなり、自己の出願した発明と同一または
想到容易な発明が海外において第三者に誤って特許権が付与されてしまうことを未然に防止することが可能となり得ます。




こだわりその4

1 当所は、いわゆる2段併記の商標を登録出願して商標登録を受けることを行わないことにこだわりを持ちます。
このことは、むしろ現実に使用している商標に対する商標権による保護を強化することになります。


例えば、上段に「スプリング」と仮名書きした文字を記載しておき、その下段に「SPRING」とローマ字表記した商標
(これを2段併記商標と実務上言います)を商標登録出願することが、しばしば行われております。

その理由は、
@出願費用を削減するためと、
Aローマ字表記の文字の称呼を上段の仮名文字等で以って限定化しようとするためにあると言われています。

しかしながら、特許庁での実際の審決などによると、2段併記にしたからといって必ずしも商標の称呼が上段の仮名文字等の称呼により
限定されるとまでは取り扱われてはいないようです。

しかも、2段併記商標があくまで1つの商標であるのに対して、実際に商標権利者が使用するのは2段併記の一部
(上段部分または下段部分)の表示です。
そのために、「登録商標の使用」であるか否かが常に問題となります。

1)権利侵害摘発時における損害賠償の請求時の商標法25条の規定の適用の有無
2)商標法50条に規定する不使用取消審判請求における「使用の立証」
において、不利な取り扱いを受ける可能性があります。

そこで当所は、このような不利益を未然に防止して商標権による実使用商標の適切な保護を可能とする観点から、
上記2段併記で商標登録出願を行うことを推奨いたしません。
その代わりに当所では、実際に使用する予定の、あるいは、実際に使用している2つの商標をそれぞれ別個に出願する、
または、その一方のみを出願することを推奨しています。
この出願戦略のほうが商標権による実使用商標の保護は確実と言えるからです。

2 当所は、出願対象の商標の一部分に1種類または複種類の色彩が付されている場合には、原則として、実際に色彩が部分的に
付与されている商標を出願対象の商標見本として採用し、商標登録出願の申請を行うことにこだわりを持ちます。

そして、お客様のほうで費用面に関して余裕がある場合には、出願対象の商標が白黒2色の商標見本から成る別個の出願を併せて
商標登録出願させていただくことを推奨いたします。

これにより商標権による保護範囲が広がることと成り得ます。

実際に使用予定、または使用中の商標の一部分に色彩が付与されて、その部分が見る人にとって注目を惹くように強調されている場合には、
商標法第70条の色彩の特則が適用されるための要件「その登録商標に類似する商標であって」に該当するか否かが微妙な判断となる場合があります。
この点における判断者ごとの相違によるリスクを未然に回避するという観点から当所は、一部分に色彩が付与されている実際の商標を商標見本として
用いて出願を行うことを原則としています。

そして可能ならば、白黒2色から成る商標見本で別の商標登録出願も行うことを推奨しております。
このような戦略的出願を行うことにより、実際に使用予定、または使用中の商標の商標権による保護が磐石なものと成り得ます。


3 当所は、平成21年1月の改訂により商標早期審査・早期審理ガイドラインに於いて新しく導入されました要件を満たすことにより対象となる、商標登録出願に対する早期審査の申出を行うことを、原則として、推奨してはおりません。
その理由の一つは、設定登録時に於いて、より広い範囲の専用権を獲得出来る様にするためであります。
その他にも、下記の通りのデメリットがあり得ます。

勿論、お客様が、状況次第では、「現在、実際に使用している又は使用の準備を相当程度進めている商品又は役務に対してのみ、商標権が取得出来れば、それで良い。」とのお考えの場合には、指定商品又は指定役務に対して既に出願商標を使用していること等を示す客観的な証拠資料を提出できる場合には、早期審査の申出の代理を受任させて戴くことと致します。


平成21年2月より、商標登録出願に対する早期審査請求の申出の要件が緩和され、同年1月に改訂後の商標早期審査・早期審理ガイドライン(その第5頁参照)は、新たに、「出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願・審判事件であること」を、早期審査・早期審理の対象となる要件として、追加しております。

この新たな要件を利用して商標登録出願に対して早期審査を申出することは、一見して良い様に思えます。
実際に、早期審査の申出をして、その申出が、既に本願商標を指定商品又は指定役務に使用していることを示す客観的な証拠資料に基づき認められますと、出願時から約1.5箇月〜2箇月の経過後には、特許庁から最初のアクション(登録査定又は拒絶理由通知)が通知される様であります。
確かに早い通知であり、早期の権利化を図る点では、本制度は有益であるとは思います。

しかしながら、留意すべき点は、「出願商標を既に使用している商品・役務のみを指定している出願」でなければいけない点であります。
この要件は、商標登録出願の商品又は役務の指定範囲を狭めることとなります。

確かに、商品又は役務のライフサイクルが短く、将来に亘り、今後も、経営上、その他の類似の商品又は役務にまで事業を多角的に展開しないことが明確に決まっている場合には、戦略上、早期審査の申出の利用はそれで良いと、言えます。

しかし、そうではない場合には、商標登録出願の戦略上、問題であります。
例えば、商品区分が第30類の類似群29A01内に属する商品「緑茶」のみを製造・販売しており、この商品「緑茶」に既に出願商標が使用されている場合に於いて、当該要件の下で早期審査の申出をする場合には、指定商品は「緑茶」のみに限定されます。
しかし、将来的には、今後10年間の間に、「緑茶」事業のみならず、同一類似群に属する「麦茶」や「ウーロン茶」や「紅茶」等の他の「茶」製品の製造・販売の事業にも出願商標を使用して多角展開したいと考える場合には、上記の早期審査の申出により設定登録された商標権の専用権は、これらの商品群には及ばず、これらの商品群の他の「茶」商品に対して、設定登録された本願商標を独占使用することが出来なくなります。
この様な多角経営化の計画が経営上考えられる場合には、寧ろ、これらの商品群を包括する商品「茶」を指定商品として指定することで出願することが、独占的・排他的効力が及ぶ範囲である専用権を広く設定することが出来ることなり、その方が将来の多角経営に配慮した戦略的な出願と成り得ます。
同様に、会社のハウスマークを現在は商品「清酒」にのみ使用して当該商品「清酒」を製造・販売しているけれども、将来的には、商品「焼酎」にも同一のハウスマークを使用して製造・販売したいと言うケースに於いても、指定商品をより包括的な商品名である「日本酒」として当該ハウスマークを出願商標として商標登録出願をした方が良く、商品「清酒」に限って出願した後に早期審査の申出をすることは、出願戦略上、好ましくないと、言えます。
この様に、新たな要件の下での早期審査の申出をするつもりで商標出願することは、リスクが大きいのであります。

又、パリ条約の締結国に属する企業が、当該外国で出願した商標登録出願を基礎としてパリ条約に基づいて優先権を主張して日本国に出願して来る場合には、優先権の主張期間が6ヶ月でありますから、その期間の経過を待って、本願の審査が成されるならば、審査期間は、どうしても、平均で6ヶ月程度となってしまいます。
この場合には、パリ条約上の優先権主張を伴う外国企業の先願商標登録出願との抵触が生じることは、通常通りの審査によれば、無くなる蓋然性は高くなるでありましょう。
しかしながら、早期審査の申出をした場合には、その結果、出願時から2箇月の間に登録査定・設定登録が成されて商標権が発生してしまう場合がありますから、そのときには、既述しました、パリ条約上の優先権主張を伴う外国企業の先願商標登録出願との抵触が生じる可能性が消えないのであります。
この点でも、早期審査の申出により早期に商標権を取得することは、それなりのリスクを含んでいるのであります。

又、最近の商標審査では、特許庁の努力により、指定商品等の区分数・類似群数にも依存するではありましょうけれども、早い場合には、出願時から約4ヶ月経過程度の時点で最初のアクションが特許庁より発行される場合も多くなって来ております。
この場合には、2箇月の差異が生ずるにすぎません。
その様な現在の商標出願の通常審査の状況をも加味しますと、わざわざ、弁理士に「早期審査の事情説明書」の作成代金を余分に支払ってまでも、早期審査の申出をして、急いで商標権を取得する必要性が果して有るのかが、疑問視されてしまいます。

以上の観点に鑑みますと、当所としましは、新たな要件の下で対象となる本願商標に対する早期審査の申出を行うことは、出願戦略上、躊躇せざるを得ないのであります。

4 当所は、単に、商標登録出願が商標登録査定されて商標権が発生したらお客様とのお付き合いはそれで終わりとするのではなくて、次の更新時期(10年後又は5年後)までの長い期間、お客様との間で永いお付き合いをさせて戴きたいと、考えております。
その主眼は、後記します様に、お客様のご使用のロゴマーク等が登録商標として適切に保護される様に管理させて戴く点にあります。


具体的には、当所は、商標登録の設定時に登録料を納付した後に、次回の更新時期までの期間中、1年期間単位で、登録商標の期間管理を受任させて戴きたいと、希望しております。
それは、
@お客様の方で専業の業務が多忙な中に於いて常々商標権の残存期間を管理していくことは実際には大変なことであり、どうしても管理が疎かに成りがちであること、
A次回の更新時期までの間に、現実の取引に於いてご採用されて現実にご使用されている標章と登録商標との間に形態の上で齟齬が生じてしまっているか否か
をその都度確認する必要性があるためです。
例えば、ロゴマーク(文字マーク)の場合には、現実に使用している文字の種類、書体、大小関係、配置関係等が登録商標のそれらとは相違してしまっており、現実に使用しているロゴマークが登録商標との関係では同一ではなくて類似の関係になってしまっている場合であります。
特に、商標登録出願の時点では未だ現実に採用・使用すべき商標の形態が具体的に決まっていない場合に、他者に先取りされない様に取り敢えず商標登録を確保しておくために、出願商標を「標準文字」として指定して商標登録出願をして商標登録された場合に、問題となり得ますし、それが造語である場合には、より一層問題となります。

これらの諸点@、Aを鑑みまして、当所に於いては、登録査定を受けたことにより設定登録を受けるための登録料の納付の如何を書面にてお問い合わせする際に、次回の更新登録申請の時期までの期間中の商標管理(有料となります。)を当所にお任せ戴けるかをもお問い合わせすることとしております。

若し当所に商標管理をお任せ戴ける場合には、1年間の期間経過毎に、
1)顛末報告義務の履行(民法第645条)としまして、次の更新登録申請期間までの残存期間等を記載しました期間管理報告書をお客様の下に送付させて戴きますと共に、その際に、
2)登録商標を使用されておられるか否か、使用されておられる場合には、現在ご使用中のマークが登録商標とは異なっているか否かをお問い合わせすることとしております。

若し相違しているときには、その齟齬が無視出来ず、現実に使用されておられる商標が登録商標との関係では類似の関係になっている場合には、現実に使用されておられる商標に商標権の専用権を設定するために、且つ、不使用取消審判を請求されたときに於いても取消の審決を回避するために、現実に使用されておられる商標に関して、改めて商標登録出願されては如何であるかを提案申し上げる次第であります。

これらの対応により、登録後の商標権の商標管理がより適切になることと考えます。

5  「当所のこだわり」とまで言う程の提案ではありませんが、お客様の会社の商号について商標登録を受けて、商号商標の商標権を取得しておくことも、会社法等との関係で、一つの重要な商標登録出願戦略であると、考えます。

 

商号とは、商人の営業上の名称であり、商人が会社である場合には、会社の商号とは、会社の名称であります(会社法第6条第1項)。

商号は、会社がその商号を選択した以上、会社がその事業を継続していく上で他人からの妨害を受けることなく使用していくための必須の名称そのものでありますから、自然人の氏名権と同様に、人格権的性質の権利としての一面を有しております。

他面で、その商号を会社の営業において継続使用していくことにより、商号自体に、顧客からのその会社の製品又はサービスに対する信用ないしは良い印象が化体されると共に、取引先との関係でも、安心して取引が出来ると言うような取引先からの取引上の信用が化体されることとなり、その結果、商号は、譲渡対象と成り得る財産権的性質としての権利の一面をも有することとなります。

例えば、「ソニー株式会社」と言う著名な商号を考えてみれば、上記の人格権的性質の権利及び財産権的性質の権利が、会社の商号に表章されることは一目瞭然に理解され得るでしょう。

その意味で、会社の商号については、商号権という知的財産権が発生することとなります。

従いまして、商号権により商号を法的に保護することは、商標権による標識又は屋号の保護と同様に、会社の業務に対する需要者・取引先の信用を保護することに繋がるのであります。

 

ところで、平成17年の新会社法の制定及び商法の改正により、改正前の商法第19条(商号登記の効力)の規定は削除されました。

この改正前の商法第19条は、他人が商業登記した商号と同一の商号を、第三者が同一営業のために同一の市区町村内に於いて登記を受けることは出来ない旨を規定しておりました。

この規定の削除により、先に商号の登記を受けた会社は、商業登記の存在によって、同一の市区町村内に於いて同一の営業を行う他の会社が同一の商号を使用・登記することを排除することが、原則として出来なくなりました。

 

但し、新会社法第8条は、他の会社が、「不正の目的」と言う主観的要件を以って、先に使用している会社の商号と誤認されるおそれのある商号を用いていることにより営業上の利益が害され又は害されるおそれのある場合に限って、その他の会社が同一・類似の商号を使用することを差し止めることが出来る差止請求権を認めております。

又、不正競争防止法による商号の保護によれば、自己の商号が当該会社の営業地域内に於いて周知である場合に限って、他の会社の商号の使用が不正競争防止法第2条第1項第1号に規定する不正競争行為に該当する場合には、その他の会社の商号の使用を差し止め得る差止請求権が、認められます。

 

この様に、先に商号の登記を受けた会社が、同一の市区町村内に於いて同一の営業を行う他の会社が同一の商号を使用することを排除するためには、少なくとも、他の会社に「不正の目的」が認められるか、或いは、自己が使用する商号が「周知な商号」でなければならないこととなりました。

 

そこで、浮上して来る対処策が、自己の商号について商標登録を受けることであります

この場合には、同一の市区町村内に限らず、日本全国に商標権の効力が及ぶことになりますが、既述しました「不正の目的」や「周知性」の要件の立証を要することなく、商号商標権者は、同一の市区町村内に於いて同一の営業を行う他の会社が同一又は類似の商号を商標的に使用することをより容易に排除することが可能となり、顧客や取引先に対して困惑をもたらすこと無く、自己の商号に化体された業務上の信用を保護して安心して業務を行うことが出来ることとなります。

その観点から、旧商標法第19条が廃止された現在に於いては、自己の商号について商号商標権を取得する意義ないしは利点があります。

自己の商号と紛らわしい商号を他人によって同一又は類似の営業に於いて商標的に使用されることにより、自己が築いてきた会社の商号に表章される営業上の信用がただ乗りされて売上げが減少し、信用が毀損されるのを、自己の商号について商標登録を受けることにより、防止することが出来ます。

 

 


こだわりその5

1  当所は、著作権に拘わる問題の相談業務に於いては、基本的に、お客様の事務所等に在る現物を見た上で、その観察結果に基づいて、当該現物が著作物性の要件を満たすのか、当該現物が著作物の原作品であるのか、その複製品であるのか否か等の判断・助言・指導等をさせて戴くことに、こだわりを持ち続けます。従いまして、電話・Eメール等の通信手段のみによって、著作権問題に当所がお答えすることは、原則として、差し控えたいと、考えています。勿論、現物を見た後に、補充的に、その様な通信手段を利用することは可能でありましょう。


著作権侵害を主張する場合には、大要、主張者が、@権利帰属と、A権利侵害との要件事実を満たすことを証明する必要性があります(勿論、その他の要件事実の証明も必要です。)。
これらの内で、前提事項である@権利帰属に於いては、当該表現物が法定の著作物性を満たすか否か、満たす場合には当該著作物の主体は誰であるのか、が問題となります。
又、A権利侵害に於いては、他人の著作物に依拠していること、類似性、及び、法定の利用行為又は法定の侵害みなし行為に該当することが、必要となります。

これらの内で、先ず関門となるのは、法定の著作物性を満たすか否かであります。

お客様が事務所等内に保有又は展示等されている対象物が、果たして、著作物性を満たすか否かは、矢張り何といっても、弁理士が実際にお客様の事務所等を訪問して当該対象物を直接に見て判断することが大事であります。
その著作物が果たして著作権法第10条の例示著作物に該当するのか、或いは、同法第2条第1項第1号の「著作物」の要件を満たすのかを、判断するのであります。

一件、それが例示著作物であるかを判断することは容易そうに思えますが、実際には、容易とは言い切れません。
小説、論文等の「言語の著作物」の場合には、それが創作性(その人の個性の現れ)を有するとするならば、一見して、それが著作物性を満たすと判断することは、容易でありましょう。
しかし、第10条第1項3号の「舞踏」を考えてみれば、それは身振り・手振り等の身体の動きを使って思想・感情を個性的に表現するものであることから、例えば、バレエや日本舞踊や京舞やダンスがそれに該当すると言え、著作者が振り付け師であることは、理解されます。
それでは、プロスケータが行うアイスショーでの演技や、アマチュアのフィギアスケートの試合での演技は、どうなるでしょうか。
一般に、スポーツは、鑑賞の対象ではなく、その個々の動きは瞬間的な動きであり、思想・感情の創作的表現の現れであるとは言えず、「文芸、学術、美術又は音楽の範疇」にはないので、著作物性を満たさないと、言われております。
普通、「スポーツ観戦」とは言うものの、「スポーツ鑑賞」とは言わないでありましょう。
しかし、フィギアスケートの試合では、その客観性がよく問題となる「芸術点」というものが現にあり配点に際して大きな比重を占めておりますし、スケータの個々の動きは予め練られた振り付けの実演そのものであります。
プロスケータによるアイスショーは、それが興業であることからして、観客にとっては鑑賞の対象そのものといえ、この場合「スポーツ観戦」とは言わないでありましょう。
その様に考えると、フィギアスケートやアイスショーは、スポーツとは言えるけれども、第10条第1項3号の「舞踏」の著作物であると判断出来、スケータは、その実演家と言えましょう。
又、第10条第1項4号の「美術の著作物」に関しても、その該当性の判断が難しいケースがあります。
純粋美術ならば、その著作物性の判断に際して問題はないのでしょうが、応用美術と言われるもの、特に、第10条第2項に言う「美術工芸品」に、対象物が当たるのかを判断するには、実際に現物を見て、お客様から色々な事実を聴くことが必要であります。
お客様の手元にある対象物ないしは商品の原作品が、如何なる実用性を帯びているのか、そして、手作業による一品製作品であるのか、純粋美術と同等の美的鑑賞性を有するのかを、一つ一つチェックしていく必要性があります。
特に、それが、原作の例えばイラスト画(美術の著作物)を元に三次元化して2次的著作物として表現されている場合には、原作の著作権者の利用許諾が必要となり、そのチェックをも問う必要性があります。
しかも、原作のイラスト画が先に出願された他人の商標権の登録商標と同一又は類似となる場合には、当該商標権との抵触が問題となり、その商標権者との交渉による承諾の有無をも検討する必要性が派生します。
又、対象物が著作物であると判断し得る場合に、そのキャラクター(容姿・容貌や性格やその役割等)はアイディアであり著作物とは成り得ませんが、当該キャラクターを共に使用して著作物を商品化することも多々ありえます。
例えば、それが本来は美的鑑賞性を有する置物と言う実用性を有する美術工芸品たる著作物のキャラクターを利用して、携帯電話用のストラップやキーホルダー等の全く別の小物商品を実用化することが挙げられます。
この場合には、原著作物の著作権者の利用承諾を得て、著作権者との間で「商品化契約」を締結しておく必要性があり、その点のチェックも必要であります。
この様な商品化への展開は、実際にお客様の事務所等を訪問してみて事情がわかる場合もありますので、矢張り、現物のある場所を訪問して現物等を一覧することが、判断に際して重要となってきます。

以上の様に、お客様の対象物ないしは商品の原作品が「著作物性」を満たすかと言う第一番に問題となる事項も容易に判断出来るとは言えず、実際に、その現物を見て、様々な観点から色々な事情をお客様から聴く必要性があり、正に、既述しました「Face to Face」な打合せによる相談を行うことが、著作権対策においても必要なのです。

次に、権利帰属性で問題となるのは、「著作権者は一体誰なのか?」と言うことです。
著作権法第2条第1項第2号によれば、「著作者」とは、著作物を創作した者であり、ここに言う「者」には、自然人のみならず、法人及びいわゆる権利能力なき社団等も、含まれます。
権利取得性については、
1)事実行為たる創作・表現行為を自ら行った者が著作者である場合、
2)著作者から著作財産権を承継取得した者が著作権者である場合、
3)従業員が会社の発意により職務上行った創作・表現物をその使用者たる会社が取得する職務著作の場合、
4)映画の著作物に関して著作権法第29条により映画製作会社が著作権を取得する場合、
が、挙げられます。
相談事項に於いて特に問題となる第1の事項は、3)の職務著作であります。
プログラムの著作物を除いて、著作権法第15条第1項の職務著作の規定により、お客様である会社自体がその著作物の著作権者と成り得るには、幾つかのハードルを越える必要性がありますが、特に、怠りがちで重要な要件は、「自己の著作の名義の下に公表する」ことであります。
この場合、単に会社の商号のみを書いて公表すれば良いのではなく、明確に自社が著作者・著作権者であることが客観的に認識可能な様に公表する必要性があります。
この点を判断して助言するに際しても、お客様の事務所の現物をじっくり見て、現在の状況が「公表」に該当するのか否か、公表時期が客観的に立証可能な状態にあるのか否か等を、適切に指摘・助言することになるのであります。
又、3)の承継取得の内でも、特に譲渡による著作権(著作財産権)の取得には、注意する必要性があります。
特に、口頭による無償譲渡や代理人を通じての譲渡に対しては、その意思表示が錯誤ではないことや、代理人が無権代理人ではないことを確かめた上で、可能な限り、書面で譲渡契約を締結しておくことが適切であります。
これらの点を確認して助言するためには、矢張り、現物を見た上で、対面式による打合せを実施することが適しているのであります。

又、著作財産権の権利制限の一例に関して、「引用利用」の範囲が適切か否かも、著作権対策として問題と成り得ましょう。
著作権法第32条第1項及び第48条第1項第1号の「出所の明示義務」に規定する要件を満たす必要性があり、特に最高裁判決で判示された「引用」の要件を満たしているかを判断することが重要であります。
果たして、被引用部分が本著作物の部分と明瞭に区別されているか否か、被引用部分が本著作権の部分との関係で従属的な関係にあるか否か、引用行為自体が形式的に見て被引用著作物の著作者の著作者人格権の一つである「同一性保持権」を侵害してはいないか、を十分にチェックする必要性があります。
この場合の判断に於いても、本著作物と被引用著作物とを対比しながら判断する必要性がありますから、矢張り、お客様の事務所等に於いて、両著作物の現物・複製物を見て対比観察することが重要になるものと、考えます。



2  当所は、著作権に関する事項の内で、文化庁等に於いて登録可能な事項に関しては、出来る限りお客様が当該事項を文化庁等に登録される様に、助言・指導することに、こだわりを持ちます。

従来より、文化庁著作権課等への著作権登録制度はどちらかと言えばマイナーな制度ではありますが、登録事項は、次の通り、何れもお客様である企業にとっては重要な事項であり、当所は、権利の帰属の明確化により、著作権に関する紛争が生じた場合を想定した際に未然に有利な方向に導くために、次の一定事項を文化庁等に登録されることを推薦する姿勢を採る次第であります。

即ち、
1)お客様である会社の職務著作の場合には、会社が著作権者と成り得るためには、「会社の名義による著作者としての公表」が何時行われたかが重要な要件になるところ、登録申請した公表時期が客観的な証拠に基づき文化庁に登録されることにより、当該登録時期が第1公表時期であるものと法律上推定されるので、会社が当該著作物の権利者であることが明確化となり、権利関係が明確化します。
しかも、職務著作の様な団体名義の場合には、第1公表時期は、著作財産権の存続期間の終期の起算点でありますから、会社が保有する当該著作財産権がいつまで存続し得るのかを確実に予測することが出来ます。
その間、当該著作財産権を有効に利用することが出来ます。

又、
2)仮に著作財産権を他人から譲り受けた場合に於いても、譲渡された著作財産権を会社の権利として法的に安全に確保しておくためにも、譲渡の登録を、契約締結の際に行っておくべきであります。
これにより、第三者対抗要件が法律上発生しますから、不動産の二重譲渡の様に、譲渡人が仮に二重譲渡を行った場合において後の譲受人に対しても、又、譲渡人が譲渡前に設定した利用許諾の許諾者に対しても、対抗することが可能となります。

又、
3)著作権法第61条第1項により、著作財産権は、その一部だけを譲渡することが出来ます。
この一部譲渡は、従来、利用許諾の登録制度が著作権法には存在しないために、著作物の利用許諾を地域的や期間的に制限を設けて実質的に利用許諾する場合に転用されて来ました。
この様な慣習の場合にも、一部譲渡を登録することで、実質利用許諾である行為に第三者対抗要件が発生することとなり、取引の安全が確保されます。

 



こだわりその6


当所は、「営業秘密管理指針」の記載事項を踏まえて、お客様の事務所・工場等の現場を訪問させて戴くことで、特に重要な要件である「秘密管理性」について、適切な助言・改善指導等を提供させて戴きたいと、願っております。


製品の設計図、製造方法の技術又はノウハウ、商品開発段階での試験データ、研究開発情報等は、いわゆる「技術上の秘密」であります。
この「技術上の秘密」の管理やその外部漏洩の問題に関しては、付記弁理士は、特定不正競争行為として、その相談、その裁判外紛争解決手続の代理、その売買や実施許諾等に関する契約の締結の代理又は媒介、民事訴訟事件の代理等を、標榜業務とすることが出来ます。
この「技術上の秘密」の内でも、特に、製造方法の技術又はノウハウは、1)公開することで特許権を取得して良い場合と、 2)公開するよりも寧ろ営業秘密として秘密管理しておく方が良い場合とがあります。
一般的には、物の製造方法の技術に関しては、第三者によるその無断実施を摘発することは容易ではないため、後者の2)ノウハウとして秘密管理しておく方が経営的に見て良い場合が多いものと思われます。
この様に営業秘密として技術を管理する場合に、営業秘密の外部への漏洩に関して法的に事前の又は事後の保護を受けられる様にするためには、不正競争防止法第2条第6項に規定される通り、@秘密として管理されていること、A事業活動上、有用な情報であること、B非公知性の3つの法律要件を満足することが必要であります。
これらの法律要件の内で、特に、裁判内外上、問題となるのが、@の「秘密管理性」であります。
この秘密管理性は、a)事業者が当該技術情報を秘密として管理する意図を有するという主観的要件と、b)社内外部の者から見ても技術情報が外部に漏洩しない様に客観的な措置が採られているという客観的要件とを満たすことであると、裁判上、判示されております。
それでは、どの程度までに漏洩防止措置を社内で行えば、上記b)で言う客観的な秘密管理措置となるのでしょうか。
この点、「営業秘密管理指針」は、大要、物理的・技術的措置をとること、人的な対応措置を採ること、社員教育等の様にそれらの措置を組織的に行うことを、指摘しております。
要は、情報に接した者が、当該情報が秘密情報であることがわかる様にすること、当該情報にアクセスし得るものが限定されていること、及び、組織的な管理が社内で徹底されていること等が、必要となります。
特に、問題と成り得るのは、秘密情報にアクセス可能権限を与えられていた従業員・役員が退職して当該秘密情報を持ち出して売却・競合営業を行うときであります。
勿論、退職者といえども、憲法上、公益を害しない範囲で、「営業の自由(憲法第22条第1項)」を有しておりますから、当該営業の自由を害さないように配慮しつつも、契約等によって、退職者等による上記の不正取得行為を未然に防止するための措置を採用しておくことが重要となります。
これらの措置の採用等を弁理士が相談業務により対応するためには、矢張り、弁理士が現場を訪れて、現場の状況を改善し得る様に、指導・助言することが、大事となります。
この様な観点から、当所は、Face to Faceで、弁理士の現場訪問による秘密管理性の指導・助言を重視する次第であります。


 


こだわりその7


当所は、特に、知的財産部や法務部を自社内にお持ちで無い中小企業・ベンチャー企業様にとって、外部の知的財産部に特化した事務所として、お客様の経営を知財の面から戦略的に支援し得る課題解決型の弁理士より構成される特許事務所でありたいと、常に願望しております。


1 知的財産部や法務部をお持ちでない中小企業・ベンチャー企業様にとっては、
例えば、あるアイディアを創作したけど果たして当該アイディアは「発明」になるの(発明の発掘)?
「発明」になるとしても果たして特許出願(特許の申請)してよいものか(当該技術の専門家からみて簡単すぎるアイディアにも思えるけど)(発明の評価)?
ある新製品を開発したけれどもこの新製品は他社の特許権等と抵触はしていないの(新製品の有効性の評価)?
当社の製品の図面や製造方法の技術・ノウハウや作業者の技能ないしはコツは、どの様に管理すれば、他者に知られない差別化可能な営業秘密として保護されるの(営業秘密の秘密管理体制の構築)?
商品或いはサービスのネーミングを考えたけれどもこのマークは果たして商標登録可能なの(ブランドの保護・管理)?
当所の製品に対する旧来よりも斬新なデザインを創作したけれども当該デザインは果たして意匠登録出来るの(デザインの権利化)?
当社が独自に又は第三者が創作した著作物のキャラクターを利用して色々な商品化を考えているけれども、どの様に保護されるの(著作権の帰属性の認識・商品化権の設定)?
等々、事業を行うに際して色々な知的財産に関する問題点が出てきてお悩みになり、迅速且つ的確に課題を解決することが出来ない場合が多々あると思います。
その様な場合に、当所は、弁理士がお客様の事務所を直接に訪問させて戴き、弁理士とお客様との対面方式での念入りな打合せ・議論を通じまして、生じている様々な事実の中から核となる事実を弁理士が的確に把握することにより、お客様が抱えておられる問題点ないしは課題に対する解決策を一つ一つ提案させて戴きます。
そして、それらの過程の中から、戦略的な特許出願・商標登録出願・意匠登録出願を行う必要性や、先行技術等の調査の必要性や、営業秘密として法律により保護を受け得る体制の確保の必要性や、先使用権の確保によりお客様の製品に使用されている技術の防衛体制を図る必要性や、著作物について著作権登録等を行って権利の明確化を図っておく必要性等々が、浮かび上がってくるものと、考えます。
正に、当所が提供させて戴く細やかなサービスは、お客様にとっては、会社の外部の知的財産部の役割を成すものでありましょう。


2 当所は、中小企業・ベンチャー企業様等に対する日本国特許庁が行っている各種の支援策の利用を強力にお勧め致します。
それらの支援策の内でも、特に、当所は、@特許出願後の無料の先行技術調査の積極的な利用をお勧めしていきたいと、考えております。
このサービスの利用により、関連する先行技術が存在するか否か、存在する場合には新規性・進歩性の面から当該特許出願との差別化は補正することなく可能か否か、それとも予め当該特許出願の請求項を補正しておく方が良いか否か等々の判断を、審査請求を行う前に実施することが可能となります。
又、出願時に先行技術文献情報を書面中に記載しなかった場合に於いて、当該無料の先行技術調査により判明した先行技術文献情報を出願後に「上申書」の提出により提示することも可能となりましょう。
Aその上で、関連する先行技術との差別化が可能な場合には、審査請求書の提出と共に、早期審査の申出を行うことを推薦致します。
これにより、変形例等を出願後の1年間以内に追加出来る所謂「国内優先権制度」の利用をすることが出来なくなるというデメリットはありますが、その点は、出来る限り出願の打合せを通じて出願前の段階に於いて変形例等を創作し得る様にすることで補うことも可能でありましょう。
又、パリ条約の加盟国である外国で第一番に特許出願した後にパリ条約に規定されている優先権を主張して日本国に特許出願して来る所謂「外内特許出願」との抵触審査が成されなくなる可能性があると言うデメリットもありますが、特許の場合には、特許法第29条の2に於ける「同一性」の有無だけが問題となるにすぎず、上記の外内特許出願が当該特許出願と「同一」の発明となる蓋然性は小さいと考えられるため、この点のデメリットは小さいと言えます。
寧ろ、次の早期の権利化を図り得る点を重視すべきであります
通常ならば審査請求してから約1年半〜2年半程の期間を待たなければ特許庁から最初の審査結果が通知されないのに対して、早期審査の申出を行うことにより、
申出後から2ヶ月〜3ヶ月の後に最初の審査結果が通知されることとなりますので、発明の内容によってはその時点で特許査定されて約20年間近い特許権の存続期間を確保することが出来ます。
これにより、特許発明を用いた新製品の市場への早期の参入化と、価格競争に巻き込まれること無く当該新製品の市場に於けるシェア独占期間を長期化することが可能となるのであります。
尚、特許庁独自の行政サービスである早期審査の申出を行うに当たっては、「早期審査の事情説明書」を提出する必要性がありますが、中小企業様や個人発明家様には必須ではありませんが、当該事情説明書内に@の先行技術調査により判明した先行技術を記載して、本特許出願の発明との対比検討をも記載して本特許出願の発明の優位性を主張することが出来るでありましょう。



こだわりその8


当所は、特許出願後に、特許庁より、審査官・審判官からの審査結果・審理結果を受理する毎に、当該手続段階に於ける現状の各請求項の対応関係を明確化する観点から、
1 クレーム経緯表
及び
2 クレーム対応表
を無料にて作成しました上で、これらの書類@,Aを、当所コメントと共に、お客様のもとに送付します。
これにより、現段階に於ける各請求項の対応関係及び出願の経緯・状況を逐次お客様にご報告させて戴きます。


特許出願の後に審査請求をしますと、当該出願に拒絶理由がある場合には、特許庁から審査官が起案した拒絶理由通知書が送付されて来ます。
斯かる拒絶理由を不服とする場合には、請求項を補正すること無く、或いは、請求項の一部又は全部を補正して、反論理由を記載しました意見書を審査官宛で特許庁に提出することとなります。
この場合、拒絶理由通知書の発行が1回限りの場合には、この段階での審査対象の各請求項の関係(何れの請求項が如何なる拒絶理由で拒絶の対象とされているのか、実質的に特許可能と判定されている請求項はあるのか、或る請求項に係る発明の新規性又は/及び進歩性が否定されている場合に如何なる引用文献が拒絶の根拠として引用されているのか等々)は比較的理解し易いと、思われます。


しかしながら、拒絶理由通知書が2回以上に亘って発行された場合に於いて、その度毎に請求項を補正する或いは補正せずに対処した場合や、拒絶理由通知書に応答して分割出願を提出した場合や、拒絶査定に対して拒絶査定不服審判を請求項の補正と同時に請求した場合等に於きましては、手続の進行と共に、各段階での審査対象の各請求項の関係が、煩雑化する結果、それらの対応関係を理解することが難しくなってきます。
即ち、現在、審査又は審判に係属している請求項は果たしてどれとどれなのか、如何なる請求項が拒絶の対象とされ、その拒絶の理由は何か、拒絶理由が新規性欠如又は/及び進歩性欠如の場合に各請求項に係る発明と各引用文献との対応関係はどうなっているのか、現在の各請求項の発明は本願明細書及び図面に記載された実施の形態の何れに対応しているのか等々が、手続が進行するにつれてより一層判り辛くなって来る結果、それらの理解ないしは記憶の回復から始めなければならないために、そのための時間が喰われるので、特許庁から送付された審査結果や審理結果に適切且つ迅速に対応することが、難しくなってきます。


そこで、当所は、特許庁より、審査結果・審理結果のオフィスアクションを受理する毎に、
@ 各オフィスアクションの発行日の経過に応じて、各請求項が補正されたか否か、補正された請求項については全部補正か一部補正かを、補正に伴う新旧の請求項の関係、オフィスアクションはどの請求項を如何なる引用文献等によって拒絶しようとしているのかを各々明記します、クレーム経緯表と、
A 各オフィスアクションの発行日に於ける独立請求項、従属請求項、従属請求項の従属先、並びに、各請求項に対応する図面の図番,カテゴリー及び構成要件又は効果を明記します、クレーム対応表
を作成して、当所コメントと共に、お客様のもとに送付させて戴きます。
これらの書類@,Aを参照することにより、担当弁理士のみならず、お客様の方も、前回までの応答結果の記憶がより迅速に回帰され、新たなオフィスアクションが発行された段階での請求項の対応関係等及びそれまでの一連の手続の経緯をより速やかに把握することが可能となり、以って、当該オフィスアクションに対して、より適切に対応することが可能と成り得ます。
斯かる書類@,Aの作成に関しては、メリットこそ有りで、デメリットは無いと、言えましょう。



こだわりその9


―国際出願の国際段階―

特許協力条約(Patent Cooperation Treaty)に基づき日本国特許庁を受理官庁として日本語で国際出願する場合に、当所は、指定国への国内段階への移行時の手続きを考慮して、以下の諸点について、こだわりを持って、国際段階での手続きの代理を遂行します。
何故ならば、PCT出願では、各指定国の国内段階への移行時に、その国が指定する言語によって原文を忠実に翻訳した翻訳文の提出が求められるからであります。


1.米国が指定国に含まれる場合に於ける「請求の範囲」の記載


(1) クレーム数の配慮

当所は、可能ならば出来る限り、クレーム総数が20以内となる様に、且つ、独立クレーム数が3以内となる様にクレームの記載を考慮しながら、請求の範囲内のクレームを定立します。


と言いますのは、日本国の特許法施行規則に相当する米国の37CFR(37 Code of Federal Regulation)の規定によれば、一出願につき、クレーム総数が20以内で且つ独立クレーム総数が3以内の場合には、同一料金により各クレームの審査が行われるためであります。
若しクレーム総数が上記の基準を満たさない、又は/及び、独立クレーム総数が上記の基準を満たさない場合には、追加の審査料金として(一種のペナルティとして)、米国特許商標庁より、追加の料金(Official Fee)の支払いが求められます。
この問題点を、米国の国内段階への移行時に於いて翻訳文内のクレームを補正することにより解消して、追加の料金を支払わなくても済む様にしようとしますと、米国の代理人に対して比較的高額な費用を支払って、クレーム補正書を作成してもらわなければならないのであります。
費用対効果を考えますと、その効果が無い或いは極めて小さい様な不必要なクレームを出来る限り作成しない様にして上記の基準を満足させることにより、米国代理人に支払うべき費用を発生させない手当てをしておくことが、大事なのであります。


(2) 従属クレームの記載に関して

当所は、従属クレームの従属先のクレームが1個となる様に、即ち、いわゆるmulti dependent claim 形式の従属クレームを作成しない様にして、米国の国内段階への移行時に多額の料金(Official Fee)の発生を防止する様に、従属クレームの作成に際して注意を払います。


と言いますのは、米国の37CFRの規定によれば、翻訳文の請求の範囲の欄内に、2以上の先行する上位クレームに従属するクレームがある場合には、当該従属クレームに対する審査費用が従属先のクレーム数に応じて高額となるので、この問題点を国際段階の手続きの上で予め解消しておくのが望ましいと考えるからであります。
若し米国の国内段階移行時に、翻訳文内の多従属クレームを解消する様に米国代理人に補正書の作成を依頼するならば、多額の代理人手数料が発生してしまいます。
その様な不必要な費用の発生は、費用対効果を考えますと、好ましくはないでありましょう。


(3) 各クレーム内への参照符号の記載に関して

当所は、国際段階に於いては、各クレームの作成に際して、当該クレーム内の各構成要素に、対応する図面内の構成要素の参照符号を括弧で囲む態様で付記することはしません


確かに、PCTの規則及び我が国の国際出願法の規則の様式には、クレームを記載する際には、各構成要素に対応する図面中の参照符号を出来る限り当該構成要素に付記する旨の任意規定が、存在します。
斯かる規定の要請が任意とされているのは、PCTの加盟国によっては、参照符号を対応する構成要素の後に付記することは任意であり、努力事項とされている国があることを考慮したためであります。
PCTの主要加盟国の中では、その様に参照符号の付記が任意事項と規定されている国が比較的に多いと言えましょう。
例えば、その様な加盟国としては、日本国、米国、英国、仏国、韓国、中国等々を挙げることが出来ます。
それらの国々の特許実務としましては、「参照符号の付記をすることは、審査官が審査に際して当該クレームの内容を容易に且つ早期に理解することが出来るという観点から望ましいと言えるが、その様な参照符号の付記はクレームの解釈に際して考慮されない」と法規に念のために規定されていても、実際には、「審査官・審判官・裁判官がその様な参照符号の記載に引きずられて狭いクレーム解釈を罷り間違えて行ってしまう」というリスクを予め回避しておく観点から、「クレームの各構成要素に、対応する参照符号を付記しない」という一般的な実務ないしは慣行が成り立っているのであります。
従いまして、国内段階への移行時に日本国及び米国を指定国に指定することが国際出願を行う際に予め判っている場合には、請求の範囲の記載に際して、クレームの各構成要素に、対応する参照符号を付記しない様にしておくことが得策であると言えましょう。
と言いますのは、そうではなくて、クレーム中に参照符号を記載してしまっている場合には、日本国及び米国の国内段階移行の際に、翻訳文(尚、日本国を受理官庁としている場合には、日本国への国内段階への移行時には、当然でありますが、翻訳文は不要です。)の提出と共に、各国の代理人に、クレーム中の参照符号を削除する補正書を作成する様に依頼しなければならず、気をつければ不要であった筈の代理人手数料が発生してしまうからであります。
特に、米国では、代理人である弁護士に支払う費用が比較的に高額であるので、出願費用の低コスト化を図る観点から言えば、その様なクレーム補正を行うことは、避けるべき要注意事項であります。
しかも、米国の特許実務では、斯かるクレームの補正を行う場合には、先ず、翻訳文の請求の範囲の欄に記載された全クレームをキャンセルする補正を行った上で、次に、参照符号を含まない、翻訳文の請求の範囲の欄に記載された各クレームに対応する新たな各クレームを、キャンセルした最後に記載のクレームの番号に引き続くクレーム番号の順序で作成していく補正を行います。
このため、国内段階での審査の手続き遂行に於いては、翻訳文の請求の範囲の欄に記載された各クレームの番号と、補正された後の対応する米国用クレームの番号とが互いに一致しないこととなり、クレームの対応関係が分かりづらくなって混乱してしまう事態が生じます。
この様な事態を回避するためにも、参照符号を消去する補正を回避すべきなのであります。


(4) Product by process claimに関して

当所は、Product by process の記載をクレームの一部又は全部に含むプロダクトバイクレームの作成を行わない様に留意して、クレームの作成を行います。


何故ならば、米国の特許実務では、法文による記載はありませんが、判例法理により、「クレーム中のProduct by process形式で記載された構成要素は、当該クレームの新規性及び非自明性の判断に於いては原則として考慮されることなく無視されて、クレームの内容が解釈される」という法理が確立しているからであります。但し、化学分野の発明では、どうしてもその様なProduct by process の記載でしかクレームの特徴部分を特定出来ない場合があり、例外的に認められるケースがあります。斯かる確立された判例法理により、Product by process claimは、審査官により直ちに拒絶されてしまいます。又、仮にProduct by process claimが許可されても、その様なクレームの権利行使時に、Product by process形式で記載された部分によって当該クレームの解釈が限定されるのか否かという問題点もあります。従いまして、電気や機械の分野の発明では、Product by process claimを作成してしまうことを回避する様に注意すべきであります。


(5) (機能+手段)クレーム(means for doing claim)に関して

当所は、means-plus-function claim(機能的クレーム)を作成しない様に留意して、クレームの作成を行います。
その代わりに、当所は、当該クレームの構成要件がmeans-plus-function claimであると裁判官によって解釈されない様な表現を用いて対処します。例えば、構成要件が「a 〜unit configured to do〜」という英文に翻訳される様に、日本語のクレームを作成することに努めます。


と言いますのは、米国連邦特許法(35U.S.C.)第112条第6パラグラフの解釈に関して、連邦最高裁判所が、「クレーム中にmeans-plus-function claimと解釈される構成要件が存在する場合には、当該クレームの構成要件は明細書中の実施の形態の構成又はそれに等価な構成に限定される」という判例法理を下したためです。
「means」という用語自体が具体性に欠ける非常に抽象的な用語であると、認識される所以です。
この様な裁判所による限定的な解釈が権利の行使時に成されるのを避けるためには、means-plus-function claimと解釈されない様に、クレームのdraftingが求められるのであります


2.米国が指定国に含まれない場合に於ける「請求の範囲」の記載


基本的には、日本国特許庁に特許出願する場合の実務に則って、請求の範囲のクレームを作成します
従って、1)従属クレーム数を増やしすぎない様にするために(クレーム数によって審査料金が異なる国があるため。)、多重従属クレーム(multi dependent claim)の記載を利用します
尚、中国を指定国に選択することが判っている場合には、中国では無効審判に於いてクレームの訂正をする機会がないことを考慮して、格段の効果を奏する従属クレームの作成が国際段階に於いて可能ならば、その様な従属クレームを積極的に増やす考慮が必要となります。
但し、日本国の実務では認められているmulti-on-multi dependent claim(多重従属クレームを引用する多重従属クレーム)は、多くの国に於いて認められてはいませんので、国際段階でのclaim draftingにおいては、その様なクレームの作成を回避する必要性があります。
又、2)日本国等の多くの実務に則り、クレームに参照符号を付さずにクレームの作成を行います。
尚、クレームに参照符号を付記することが求められている国又は機関を指定する場合には、その国又は機関の国内段階への移行時に、クレームを自発補正することで対処します。

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